Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Лицензионный договор: зачем он нужен компании и как его правильно составить». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Особой разновидностью лицензионного договора является сублицензионный договор, в соответствии с которым при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу.
Форма лицензионного договора
Пункт 2 статьи 1235 Гражданского Кодекса РФ устанавливает, что лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.
Согласно статье 1286 Гражданского Кодекса РФ есть исключения из этого правила. Например:
§ лицензионный договор может быть заключен в устной форме, если предметом соглашения является право на использование произведения в периодическом печатном издании;
§ путем присоединения к нему на условиях, которые изложены на экземпляре программы — лицензионный договор, предметом которого является программа для ЭВМ или база данных (коробочная лицензия).
Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ.
Обязательно требуется регистрация лицензионного договора на товарный знак, средства идентификации (индивидуализации), изобретения, иные патентуемые объекты.
Что касается договоров о передаче прав автора, то их регистрировать не нужно.
При обязательности процедуры ее отсутствие повлечет недействительность всей сделки. Производится регистрация лицензионного договора в Роспатенте. Для ее осуществления нужно подать соответствующее заявление. Обратиться за регистрацией может одна или обе стороны сделки, а также их представители. Сама процедура обычно занимает несколько месяцев.
Государственная регистрация предоставления права пользования по договору в Роспатенте
предоставление прав использования объектов промышленной собственности или средств индивидуализации по лицензионным и сублицензионным договорам, подлежат обязательной государственной регистрации в Роспатенте. Так нужно ли регистрировать лицензионный договор? Да, при несоблюдении требования о госрегистрации предоставление право использования считается несостоявшимися.
Лицензионные договоры, по которым передаются права на объекты авторского права (в том числе программы ЭВМ, базы данных, литературные произведения и другое) не регистрируются в Роспатенте! Срок регистрации договора составляет 2 месяца.
Несмотря на то, что причиной отказа в регистрации договоров, согласно регламенту Роспатента, могут стать отсутствие необходимого пакета документов или допущение ошибок в их оформлении, на практике часто ведомство отказывает в регистрации по гораздо большему перечню оснований.
Стоит также иметь в виду, что в случае отказа в регистрации лицензионного договора, Роспатент не возвращает заявителю патентную пошлину!
Патентные поверенные и юристы нашего Патентного Бюро имеют многолетний опыт подготовки и сопровождения регистрации лицензионных договоров, а также многие специалисты имеют опыт работы в самом Роспатенте. Перед тем, как подать документы на регистрацию, по запросу клиента мы можем провести подробное изучение сложившейся ситуации, выявить возможные причины отказа в регистрации договора и помочь в их нейтрализации.
Мы можем гарантировать Вам максимально возможный результат реализации проекта по передаче вашей интеллектуальной собственности в рамках договора!
Что необходимо включать в лицензионный договор?
Несмотря на то, что Гражданский кодекс и практика используют термин «лицензия», не стоит ее путать с лицензиями, например, на медицинскую или образовательную деятельность.
Лицензионный договор — это инструмент распоряжения исключительным правом для введения в оборот результата интеллектуальной деятельности (РИД) или средства индивидуализации (товарного знака, знака обслуживания и т.п.). Лицензионный договор предоставляет право использовать РИД или средства индивидуализации на определенный промежуток времени в определенных пределах. Под лицензией же понимается властное решение административного органа, который оценивает, можно ли разрешить ту или иную деятельность и предоставить лицензию.
В силу норм ГК РФ такого типа договоры заключаются в письменной форме, поскольку распоряжение интеллектуальными правами (например, на товарный знак) подлежит регистрации в Роспатенте. При согласовании и разработке проекта необходимо учитывать существенные условия, которые должны быть отражены в нем:
- Предмет договора, то есть указание на результат интеллектуальной деятельности, должен быть подробно и четко указан (информация содержится в свидетельстве о государственной регистрации на РИД).
- Цена определяется сторонами договора самостоятельно или в нем описывается порядок её определения. При разработке лицензионного договора мы поможем подобрать оптимальный вариант выплаты вознаграждения правообладателя: единовременный платеж (паушальный сбор), платежи, рассчитанные в зависимости от объема использования и прибыли (роялти). В целом лицензия может быть и безвозмездной, например, при предоставлении прав от собственника бизнеса.
- Способ использования товарного знака: путем маркировки продукции, размещении товарного знака на рекламных и информационных материалах, в сети Интернет, в том числе в доменном имени, возможность дальнейшей передачи прав (сублицензия).
Любой лицензионный договор должен содержать указанные выше минимальные условия.
Мы рекомендуем обращать внимание и на другие разделы договора, грамотная подготовка которых позволит минимизировать споры с контрагентом по поводу использования товарного знака и повысить коммерческую эффективность.
Речь в данном случае идет:
- о виде предоставляемой лицензии (простая неисключительная или исключительная (запрет правообладателю на заключение с иными лицами схожих договоров (например, ограничения по сроку, территории и т.п.)). По общему правилу, предполагается заключение простого неисключительного лицензионного договора;
- о сроке действия передаваемых прав на использование (максимальный срок – 10 лет с возможностью продления регистрации) и самого договора;
- о территории использования РИД;
- о порядке предоставления отчетов об использовании РИД. Эта обязанность важна, если вознаграждение по договору (роялти) связано, например, с объемом продаж;
- об ответственности сторон: неустойка за просрочку выплаты вознаграждения или установление штрафа за выход из территории использования, за нарушение порядка использования и т.п.
Виды лицензионных договоров
Лицензионные договоры бывают двух видов: исключительная лицензия и неисключительная.
Исключительная лицензия означает, что такую лицензию получает только один лицензиат, и никто такие же права не получит. Часто такой договор называют «эксклюзивным».
Правообладатель, который дал исключительную лицензию, обязуется не предоставлять другим лицам такие же права, какие он предоставил по этому договору лицензиату, а если предоставит — должен будет обязан возместить убытки лицензиату.
Однако, если правообладатель дал кому-то исключительную лицензию, это еще не значит, что он теперь вовсе не может никому давать больше лицензий. Исключительных лицензий на один объект может быть несколько, если эти лицензии отличаются объемом прав.
Например, можно ограничить пределы действия исключительной лицензии территорией. Владелец товарного знака может продать лицензию одному предпринимателю на территории Иркутска, другому — на территории Тулы, и третьему — на территории Санкт-Петербурга. И у каждого лицензия будет исключительная, поскольку продавец лицензии не сможет дать лицензию на товарный знак другим людям в этих городах.
Правообладатель также может ограничить лицензию по спектру товаров и услуг, например, дать исключительную лицензию одному предпринимателю на пошив брюк, а другому — на производство сумок. Главное, чтобы товары не были однородными между собой, иначе Роспатент может отказать в регистрации лицензии, мотивируя это риском введения потребителей в заблуждение.
Неисключительная лицензия позволяет правообладателю заключать аналогичные договоры с иными лицами, а также без ограничений использовать товарный знак самому. Такой договор еще называют «простая» или «неэксклюзивная» лицензия.
Она подходит, например, в случае контрактного производства, когда несколько разных производителей выпускают продукцию под одним и тем же брендом.
Предмет лицензионного договора
Понятие предмета лицензионного договора установлено в п. 6 ст. 1235 ГК РФ. Под ним в данном случае следует понимать указание в одном из пунктов этого документа конкретизированного (в необходимых случаях прописывается номер соответствующего документа, патента или свидетельства) результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которое передается по лицензионному договору. То есть из договора должно быть точно ясно о каком объекте интеллектуальной собственности идет речь, что именно лицензиар передает лицензиату. Этот пункт очень важен в разрезе возможных споров между сторонами или между сторонами и третьими лицами. По этой причине, можно порекомендовать освещать предмет договора подробно, насколько это возможно и целесообразно.
Разрабатываем все виды лицензионных договоров.
- Лицензия: исключительная и неисключительная, сублицензируемая и несублицензируемая (без прав перепродажи).
- Доступ к программе по оферте на сайте, с упрощенным акцептированием, для неограниченного круга конечных пользователей.
- Договор поставки ПО в составе оборудования.
- Пользовательские соглашения для коробочных версий (договор присоединения).
- Дистрибьюторские договоры, договоры между вендорами и ресселерами (в том числе для бескоробочных версий).
- Соглашения о корпоративном лицензировании.
- Смешанные договоры: лицензия + экспертное соглашение для сложных систем автоматизации.
Предмет и объем передаваемых прав
Предметом лицензионного договора выступает результат интеллектуального творческого труда. Это может быть любой объект интеллектуальной собственности (ОИС), которому предоставляется правовая охрана. Обычно это коммерческие продукты нематериального характера. Например, программы, базы данных, товарные знаки, патенты.
Важный момент – объем прав, передаваемых по лицензионному соглашению. Здесь речь идет о вариантах и способах использования предмета договора, на которые согласны стороны. Например, лицензиар может предоставить другому лицу возможность публичного показа продукта, его проката, распространения, воспроизведения.
Если право не внесено в текст соглашения, то оно не считается предоставленным второй стороне сделки. Это означает, что если в договоре не прописаны конкретные действия, допустимые в отношении продукта, то лицензиат не может применять их.
Для того чтобы избежать разногласий и споров, в соглашении необходимо четко и конкретно указать передаваемый объем прав. Подробно расписать варианты использования продукта.
Лицензионный договор — договор, по которому одна сторона (лицензиар) предоставляет право на использование изобретения или иного технического достижения (лицензию), а другая сторона (лицензиат) выплачивает за это определенное вознаграждение. Договор является консенсуальным, двустороннеобязывающим и, как правило, возмездным. Предметом такого договора является интеллектуальная собственность.
Понятие лицензионного договора нашло свое отображение в статье 1235 Гражданского кодекса РФ подразумевая под собой, что обладатель исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
Лицензионный договор и его участники
По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) — предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или средства в установленных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Права на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанные в лицензионном договоре, не считаются предоставленными лицензиату.
Действующий Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ) не содержит понятия «лицензионный договор». Это понятие будет раскрываться в разд. VII ГК РФ, который вступит в действие с 1 января 2008 г. . Поэтому, заключая его, надо руководствоваться следующими законами об использовании и охране объектов интеллектуальной собственности:
- Патентным законом РФ от 23.09.1992 N 3517-1 (далее — Патентный закон РФ) ;
- Законом РФ от 23.09.1992 N 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон N 3520-1) ;
- Законом РФ от 09.07.1993 N 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (далее — Закон N 5351-1) ;
- Законом РФ от 23.09.1992 N 3523-1 «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» (далее — Закон N 3523-1) .
Парламентская газета. 21.12.2006. N N 214 — 215. В соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ данный документ вступает в силу с 1 января 2008 г.
Российская газета. 14.10.1992. N 225.
Российская газета. 17.10.1992. N 228.
Российская газета. 03.08.1993. N 147.
Российская газета. 20.10.1992. N 229.
Кто же может быть лицензиаром и лицензиатом? Передать право пользования на тот или иной объект интеллектуальной собственности может только его обладатель. Обычно лицензиар — это:
- патентообладатель, если предмет лицензионного договора — изобретение, полезная модель, промышленный образец;
- владелец товарного знака, если в договоре идет речь о товарном знаке.
Приобрести лицензионное право, т.е. стать лицензиатом, могут любые организации или предприниматели. Для этого достаточно их желания заключить лицензионный договор.
Необходимо обратить внимание на то, что гражданин, который не занимается предпринимательской деятельностью, может быть лицензиаром лишь в том случае, когда он является патентообладателем, так как владельцем товарного знака по Закону могут быть только организации или индивидуальные предприниматели. При этом как лицензиарами, так и лицензиатами могут быть не только российские организации и граждане, но и иностранные.
Авторский (лицензионный) договор
В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 23.09.1992 N 3523-1 «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» (далее — Закон N 3523-1) и Законом N 5351-1 программы для ЭВМ и базы данных являются объектами авторского права, что предопределяет режим их использования. Согласно ст. ст. 30 и 33 Закона N 5351-1 имущественные права на объекты авторского права могут передаваться физическим и юридическим лицам только по авторскому договору о передаче исключительных прав, по авторскому договору о передаче неисключительных прав или по авторскому договору заказа. В соответствии со ст. 11 Закона N 3523-1 имущественные права на программу для ЭВМ или базу данных могут быть переданы полностью или частично другим физическим или юридическим лицам по договору, за исключением специально оговоренных законом случаев. В ранее действовавшем законодательстве РСФСР об авторском праве (разд. IV ГК РСФСР) понятию «авторский договор» соответствовало понятие «авторский лицензионный договор», а понятию «авторский договор заказа» в основном соответствовало понятие «авторский договор о передаче произведения для использования». По существу понятие «авторский договор» в смысле ст. 30 Закона N 5351-1 эквивалентно понятию «лицензионный договор» в смысле соответствующей статьи Патентного закона РФ.
Структура и форма лицензионного договора
Форма лицензионного контракта может содержать следующие разделы:
-
Преамбула. Здесь указываются реквизиты и наименования сторон. Лицензиат должен четко сформулировать свое желание приобрести лицензию на оговоренных условиях. Также необходимо указать на правомочность действий лицензиара по совершение продажи прав.
-
Предмет соглашения и определение понятий. В этом разделе необходимо указать вид лицензионной сделки и прописать различные варианты использования лицензии, а также дать точное определение объекта интеллектуальной собственности.
-
Территория использования лицензии.
-
Гарантии и ответственность сторон. Пользователь лицензии (лицензиат) обязан выплатить стоимость лицензии, а правообладатель (лицензиар) должен предоставить пользователю лицензии юридические гарантии.
-
Техническая поддержка. В этом разделе описывается объем технической помощи, которую может предоставить лицензиар и желает получить лицензиат.
-
Порядок расчетов. В этом разделе оговаривается, каким способом лицензиат должен осуществлять платежи за пользование лицензии.
-
Обеспечение конфиденциальности.
-
Защита передаваемых прав.
-
Разрешение возникающих споров.
-
Срок действия и порядок изменения или расторжения лицензионного договора.
-
Юридические адреса и подписи сторон.
Вознаграждение по лицензионному договору
В лицензионном договоре необходимо определить размер выплаты вознаграждения лицензиару и порядок его расчета.
Возможно предусмотреть и безвозмездность договора – это не противоречит Закону. Но если стороны – коммерческие фирмы и лицензионный договор с исключительной лицензией, которая действует по всему миру, плату за ее использование нужно указать.
Законом не предусмотрен обязательный способ вознаграждения, но, как правило, используют две формы:
- паушальный платеж – представляет собой определенную разовую выплату;
- роялти — периодические выплаты, зафиксированные в твердом размере или в виде процентов от дохода лицензиата. Желательно, чтобы размер процентной ставки определил оценщик в соответствии с размерами стандартных отраслевых ставок роялти. Порядок выплат роялти может быть любым. При определении периодичности выплат рекомендуется иметь в виду: особенности реализации товаров лицензиатом, простоту отчетности лицензиата перед лицензиаром, удобство расчета процентной ставки для вознаграждения.
Нужно иметь в виду, что в случае если лицензиат не использовал результат интеллектуальной деятельности, то это не может быть причиной отказа в выплате вознаграждения лицензиару.
В лицензионном договоре допускается устанавливать смешанное вознаграждение, то есть выплату и роялти, и паушального платежа. Это может быть экономически выгодно для обеих сторон. Лицензиар покрывает расходы на оформление документации доходом от паушального взноса, который составляет обычно до 25% от цены, указанной в договоре. В то же время, роялти в форме процентов является гарантом для лицензиара в участии в доходе лицензиата, а для лицензиата удобно, что ему не нужно будет заплатить вознаграждение больше, чем он сможет заработать, используя объект.
Для чего нужен такой договор
Лицензионный договор на исключительные права позволяет сделать результаты интеллектуального труда элементом рыночных отношений: он позволяет владельцам РИД извлекать прибыль из своей деятельности, с другой — другим лицам на законных основаниях использовать результаты чужой интеллектуальной деятельности.
Оформление лицензионных соглашений необходимо всякий раз, когда предполагается использование чужого РИД, например, если компания хочет использовать программную разработку другого лица.
Практика заключения лицензионных соглашений позволяет, кроме того, регулировать рынок интеллектуальной собственности и охранять права авторов и разработчиков: если обладатель результата интеллектуальной деятельности обнаружит факт его использования без лицензии, это станет предметом судебного разбирательства.
Как правильно составить
Лицензионное соглашение составляется в письменном виде. Если письменная форма не соблюдена, оно признается недействительным. Помимо строго письменной формы, предъявляется требование государственной регистрации. Органом, отвечающим за такую регистрацию, является Роспатент.
Текст договора должен содержать условия:
| Предмет договора | Какой именно результат интеллектуальной деятельности, или РИД, передается |
|---|---|
| Способы использования РИД | Круг прав по использованию, который предоставляется лицензиату, должен быть четко очерчен — право, которое не указано в тексте, не является предоставленным |
| Территория, на которой лицензиат вправе использовать передаваемый РИД | Если этого пункта нет, использование допускается на всей территории России |
| Срок предоставления РИД | При этом срок, оговоренный сторонами, не должен превышать срока действия исключительного права лицензиара на передаваемый предмет. При отсутствии указанного срока РИД считается переданным на пять лет. Если срок действия исключительного права истекает ранее срока, установленного сторонами, соглашение автоматически прекратится с истечением этого периода |
| Размер и порядок уплаты вознаграждения лицензиару | Вознаграждение — это существенное условие лицензии, без него она является незаключенной |
- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 ноября 2006 г.; одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 8 декабря 2006 г.; введ. Федер. законом Рос. Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ; в ред. Федер. закона от 3 июля 2016 г. № 314-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2006. — № 52, ст. 5496; Рос.газ. – 2096. – 22 дек.
- О Федеральной службе по интеллектуальной собственности: Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 218; в ред. Постановления Правительства РФ от 01 июля 2016 г. № 616 // Рос.газ. – 2012. – 30 мар.; Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2016. – 28, ст. 4741.